O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) editou em julho duas portarias que alteram os procedimentos de exame e averbação de contratos de licença e cessão de direitos de propriedade industrial (PI), de registro de topografia de circuito integrado, transferência de tecnologia e franquia.

As mudanças haviam sido tratadas em reunião da diretoria ocorrida em 28 de dezembro de 2022. Na mesma ocasião, também foram abordadas outras medidas para simplificar procedimentos e garantir mais celeridade em processos conduzidos pela autarquia.

A Portaria INPI/PR 26/23 dispõe sobre o procedimento de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial, de registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia. Já a Portaria INPI/PR 27/23 abarca as diretrizes de exame desses contratos e revoga a resolução INPI/PR 199/17, que regulava essa matéria.

As principais mudanças são a possibilidade de:

  • registro de contrato de licença de tecnologia (know-how); e
  • cobrança de royalties de contratos de cessão ou licenciamento de propriedade industrial com pedido de registro pendente (ainda sob análise do INPI).

Registro de contratos de licença de know-how

O INPI não permitia o registro de contratos de licença de tecnologia não registrada. Para permitir o registro, a autarquia definiu esses contratos da seguinte forma:

Portaria INPI/PR 26, de 7 de julho de 2023 Portaria/INPI/PR 27, de 7 de julho de 2023

Art. 2º O INPI averbará os contratos de licença, sublicença e de cessão de direitos de propriedade industrial e registrará os contratos de transferência de tecnologia e de franquia a seguir.

[...]

III. Transferência de tecnologia:

a) O contrato de fornecimento de tecnologia (know-how) que compreende a aquisição permanente ou o licenciamento temporário de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial ou o fornecimento de informações tecnológicas, destinados à produção de bens e serviços;

Art. 8º As modalidades contratuais registradas como aquisição de conhecimentos no INPI envolvem o fornecimento de tecnologia e os serviços de assistência técnica e científica.

I. O contrato de fornecimento de tecnologia compreende a aquisição permanente ou o licenciamento temporário de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial ou o fornecimento de informações tecnológicas, destinados à produção de bens e serviços. Esses contratos deverão conter uma indicação dos produtos.

Agora, portanto, há previsão expressa que garante o registro de contrato de licenciamento de know-how pelo INPI.

Pagamento de royalties por licenciamento de pedidos de registro de propriedade industrial

Com as portarias mencionadas, o INPI possibilitou o registro e a cobrança de royalties em contratos internacionais de licenciamento ou cessão, que tenham por objeto o pedido de registro de direitos de propriedade industrial (marcas, patentes, desenhos industriais e topografia de circuito integrado). Antes isso só era possível se os direitos estivessem devidamente registrados. Trata-se de outra mudança de grande importância, que permite maior alinhamento entre práticas locais e internacionais.

As medidas adotadas pelo INPI eram esperadas há muito tempo e devem garantir mais agilidade e facilidade para a contratação internacional de direitos de propriedade industrial e fornecimento de know-how.